La marca denominativa: ¿En qué consiste una marca denominativa?

La marca denominativa se compone de palabras o combinaciones de palabras que distinguen el nombre por el que se identifican ciertos productos o servicios. La marca denominativa carece por lo tanto de representación gráfica.

Como el resto de tipos de marca, para que la denominación pueda acceder al registro ante los organismos correspondientes, debe contar con capacidad distintiva, de forma que el consumidor pueda identificar el origen del producto o servicio que es acompañado por la marca en cuestión.

La marca que incluya tanto una denominación como un gráfico será considerada como marca mixta. Aquellas que sólo dispongan de elementos gráficos (dibujos, imágenes o símbolos) pero que no incluyan algún elemento denominativo se denominan marcas gráficas.

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¿Qué palabras pueden componer una marca denominativa?

La marca denominativa puede estar compuesta por palabras con significado propio y directo, como son los nombres (por ejemplo “Rosa Clará”), o, del mismo modo, pueden consistir en denominaciones caprichosas o también conocidas como “de fantasía” (por ejemplo “Zara”).

¿Qué palabras o expresiones no pueden ser objeto de registro como marca denominativa?

El ordenamiento ha establecido una serie de prohibiciones absolutas según las cuales, signos que carezcan de carácter distintivo o que sean considerados como descriptivos o genéricos no podrán ser registrados como marca, constituyendo dichos vicios causa de nulidad absoluta de cualquier registro.

Una marca denominativa que se considere como genérica no podrá acceder al registro en ningún caso puesto que el ordenamiento impide que ciertas expresiones se vean monopolizadas por un solo empresario o titular de derechos, ya que se entiende que debe ser libre el uso por los actores del mercado. Por ejemplo, no accederá al registro una marca denominativa consistente en las palabras “medias de seda” pues el Legislador no puede consentir conferir derechos exclusivos a un solo empresario para el uso de tales términos.

Se considera que una marca denominativa carece de carácter distintivo por ser descriptiva cuando las palabras que las componen se limitan a describir una cualidad del producto o servicio en cuestión, de forma que el consumidor no podrá identificar el origen o fabricante/prestador del producto/servicio, función esta última intrínseca al concepto de marca.

En este sentido, se prohíbe en nuestro ordenamiento (nacional y europeo) el registro de marcas denominativas tales como “conservas buenísimas”, por limitarse a incluir una característica o cualidad del producto o servicio.

Hay que hacer especial mención al caso de términos genéricos que se constituyan como marcas denominativas cuando los mismos se encuentren en lengua extranjera, pues, en estos casos, se entenderá que el consumidor medio no conocerá el significado de dichas palabras, considerándose así en estos casos dichas denominaciones como denominaciones de fantasía.

La jurisprudencia ha confirmado la excepción a dicha tesis cuando las denominaciones en lengua extranjera son de común conocimiento por el consumidor de forma que se mantenga su carácter genérico a pesar de tratarse palabras de otro idioma.

¿Qué alcance de protección tiene una marca denominativa?

En relación con el alcance dispensado a una marca denominativa, hay que introducir otra diferenciación de registros, concretamente su aspecto territorial, del cual se desprende la existencia de marcas denominativas nacionales, marcas denominativas europeas y marcas denominativas internacionales.

1.- Una marca denominativa nacional (española en nuestro caso) tiene un alcance territorial de protección coincidente con el territorio español

Los trámites de registro para dicho tipo de marcas se deberán llevar a cabo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con sede en Madrid.

2.- Una marca denominativa de la Unión Europea despliega todos sus efectos en el territorio correspondiente a los estados parte de la Unión Europea. Se trata de un derecho de carácter unitario para dicho territorio, lo que significa que la marca de la Unión Europea es solicitada y concedida (en su caso) sólo para todo el territorio de la Unión Europea y no para un estado o fracción del territorio de la Unión Europea. Los trámites para su registro se realizan ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante.

3.- La marca internacional, incluida la marca internacional denominativa, es, no una marca con efectos unitarios en un territorio concreto, sino un proceso de registro común en los estados integrantes del Sistema de Madrid. Por lo tanto, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca internacional no despliega efectos en todo el mundo sino, potencialmente, sólo en aquellos estados parte del acuerdo internacional conocido como el Arreglo de Madrid (firmado en 1891) que, junto con el Protocolo concerniente a este arreglo (fechado en 1989) rigen el Sistema de Madrid de registro internacional de marcas.

El proceso de registro de una marca denominativa internacional empieza necesariamente por la existencia de un registro nacional (o de la Unión Europea) previo. La oficina de origen (de ese registro nacional de base) recibirá la solicitud de registro internacional para un primer examen formal. La solicitud es entonces remitida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que analizará también si la marca denominativa objeto de trámite cumple con los requisitos del Arreglo y/o del Protocolo.

En una última fase, las oficinas nacionales de los estados designados en la solicitud examinarán, en cada caso, como si de una marca nacional se tratase, si deben denegar o conceder la protección a la denominación solicitada para su territorio en concreto. Por lo tanto, el solicitante podría ver cómo la marca internacional solicitada es concedida sólo en algunos de los estados designados.

¿Durante cuanto tiempo se concede el registro de una marca denominativa?

El registro de una marca denominativa nacional, europea o internacional se concede por un periodo inicial de 10 años, periodo prorrogable de forma indefinida.

En cuanto a la protección temporal dispensada a una marca denominativa registrada, hay que tener en cuenta que la ausencia de uso de la marca de registro durante un periodo seguido de 5 años da lugar a que dicha marca incurra en motivo de caducidad.

En este sentido, es necesario recordar la existencia de esa obligación de uso de la marca para evitar dicha situación, siendo además importante que el uso en el mercado que se hace de la marca sea idéntico a la denominación objeto de registro y que tenga por objeto los productos o servicios incluidos en el mismo. Dicho uso debe ser además efectivo y real y no limitarse a unos actos aislados en el tiempo, discontinuos o residuales.

¿Qué acciones puede entablar el titular de una marca denominativa contra terceros que infrinjan la misma?

El titular de una marca denominativa registrada cuenta con el ius prohibendi, dimensión negativa del derecho sobre la marca que supone que el propietario del registro tiene la facultad de prohibir a cualquier tercero no autorizado a usar una denominación idéntica o confundible con la denominación objeto de registro para la oferta de productos o servicios idénticos o similares a los incluidos en el registro en cuestión.

Si el signo o denominación considerado como infractor es idéntico a la marca denominativa registrada no habrá lugar a discusión. Sin embargo, para determinar si se puede aplicar esa prohibición de uso para marcas similares a la denominación registrada, habrá que valorar caso por caso si existe riesgo de confusión (incluyendo este el riesgo de asociación) en el público.

Es decir, si el público consumidor que tenga acceso a los productos o servicios distinguidos con esa marca similar puede confundir la misma (o asociarla) con la que está protegida como marca denominativa registrada.

Una vez confirmada la existencia de infracción, el perjudicado podrá ejercer las acciones previstas en la ley. Por orden de importancia, se trataría de la acción de cesación, por medio de la cual el titular de la marca denominativa infringida puede reclamar al infractor el cese de todo acto ilícito.

Junto con la anterior, cobra especial relevancia la acción de daños y perjuicios, según la cual, optando por alguno de los criterios incluidos en la Ley de Marcas, el perjudicado reclamará la pertinente indemnización.

Junto con las anteriores, el titular de la marca denominativa vulnerada podrá además reclamar la implementación de las medidas que eviten la continuación de los actos infractores, así como elegir entre la destrucción de los productos infractores, de haberlos, o la atribución de los mismos a su propiedad. Finalmente, se podrá pedir la publicación de la sentencia declarando la existencia de infracción de la marca denominativa en cuestión.